スイスにおける特許ライセンス契約と技術移転の実務

欧州の中心に位置するスイスは、精密機械や製薬分野をはじめとする高度な技術力で知られ、世界有数のイノベーション環境を持つ国です。特にチューリッヒ連邦工科大学（ETH）やローザンヌ連邦工科大学（EPFL）などのトップクラスの研究機関は、世界中から優秀な頭脳を集め、次々と革新的な技術を生み出しています。こうした環境下で自社の技術競争力を高め、欧州でのビジネス展開を推進するためには、スイス国内の法制度に基づく精緻な特許ライセンス契約や技術移転のスキームを構築することが不可欠です。

本記事では、スイスで事業を展開し技術開発や共同研究を推進する企業に向けて、特許のライセンス契約の法的枠組みや技術移転に伴う契約実務を、スイス法に依拠して詳細に解説します。日本法との制度的な違いや現地の主要な判例動向、さらに大学連携における知的財産の帰属やロイヤリティの相場観に至るまで、実務に直結する情報を提供します。

スイス法に基づく特許ライセンス契約の基礎と方式要件

スイス特許法の枠組みとバイオテクノロジー分野の特則

スイスにおける特許ライセンス契約の実務を理解する上で、まず前提となるのがスイス特許法（PatG）が定める権利の性質と保護範囲です。スイス特許法第8条第1項によれば、特許権者は第三者が当該発明を業として利用することを禁止する権利を有します。第2項は「利用」の例示として、製造、保管、申出、流通への提供、輸入・輸出・通過、およびこれらの目的のための所持を列挙しています。スイス特許法第1a条では、自然環境下にある人体の構成要素そのものは特許の対象となりませんが、技術的に調製されたうえで技術的効果が具体的に示される場合には特許の対象となり得ます。第1b条では、自然に存在する遺伝子配列（またはその部分配列）はそのままでは特許の対象となりませんが、自然配列から派生した配列であり、かつ技術的に調製されてその機能が具体的に記載されている場合には特許の対象となります。

また同法第8c条により、遺伝子配列に関する特許の保護範囲は、特許明細書に具体的に記載された機能を果たす部分にのみ限定されるという厳格な要件が課されています。したがって、製薬分野における技術移転契約を締結する際には、対象となる特許がスイス特許法上の保護適格性を満たしているか否か、そしてライセンスの対象となる技術範囲が法的に有効な保護範囲と一致しているかを、契約書上で精緻に定義する必要があります。

参考：PatG（スイス特許法）｜SR 232.14 現行条文

契約の書面性と特許登録簿への登録の重要性

スイス特許法を準拠法とする場合、特許権の移転とライセンスの許諾では法的な方式要件が異なります。スイス特許法第33条第2項の2（Abs. 2bis）の規定により、特許出願および特許権の譲渡（法律行為による移転）は書面によらなければその効力を生じません。一方で、特許法第34条第1項はライセンス付与の権能を定めるもので、方式要件については規定していません。ライセンス契約に厳格な書面要件が課されないのはスイス債務法（OR）の方式自由の原則によるものであり、口頭による合意であってもライセンスは有効に成立し得ます。しかしながら、国境を越えた技術移転において口頭契約に依存することは訴訟リスクを著しく増大させるため、実務上は必ず詳細な書面契約が締結されます。なお、ライセンスの方式要件という点でも、スイスと日本の制度は対照的であり、特許登録簿への登録の意義も両国で大きく異なります。

日本の特許法における専用実施権は、特許庁の原簿への設定登録が効力発生要件とされており、登録しなければ効力を生じないという厳格な制度が採られています。これに対しスイス特許法のもとでは、ライセンスの登録は効力発生要件ではなく、当事者間の合意のみで独占的ライセンスが有効に成立します。ただしスイス特許法第34条第3項は、特許登録簿に登録されていないライセンスは特許権を善意で取得した第三者に対抗できないと定めています。したがって、ライセンシーの立場からすれば、ライセンス権を第三者から保護するためには、契約締結後速やかにスイス連邦知的財産庁（IGE）の特許登録簿にライセンスを登録する手続きを行うことが実務上の推奨事項となります。

独占的ライセンシーの権利と訴訟提起権

スイス特許法によれば、独占的ライセンスを有する者は、ライセンス契約において明示的に除外されていない限り、自己の名において独立して特許侵害に対する差止請求や損害賠償請求の訴えを提起する権利を有します。日本の専用実施権者が当然に差止請求権等を有するのと類似した効果ですが、スイスでは当事者間の契約条項によってこの訴訟提起権を制限、または排除できる点が、ドラフティング上の重要な検討事項となります。

例えば、特許権者であるスイスの企業や大学が自らの特許ポートフォリオに対するコントロールを維持したいと考える場合、ライセンス契約の中に独占的ライセンシーが単独で侵害訴訟を提起することを禁止する条項や、訴訟提起の前に必ず特許権者の書面による事前の同意を要求する条項を組み込むことが一般的な実務となっています。技術移転を受ける日本企業としては、将来の市場における模倣品排除の実効性を担保するため、侵害訴訟の主導権をどちらが握るのか、費用負担をどうするのかをライセンス契約の中に規定しておく必要があります。

スイスの従業員発明に関する制度と日本法との重大な相違点

スイス債務法に基づく職務発明の原始的帰属

スイスに研究開発拠点を設立したり、現地の技術系企業を買収したりする企業にとって、とりわけ注目すべき点の一つが従業員発明の取り扱いです。日本の特許法第35条に基づく職務発明制度では、発明を完成させた従業員に対して特許を受ける権利が原始的に帰属し、企業側は原則として通常実施権を得るにとどまります。企業が特許権を取得するためには勤務規則や契約で予約承継の定めを置く必要があり、さらに従業員に対して相当の利益を付与する義務が課されています。

これに対してスイス法は、全く異なるアプローチを採用しています。スイスの私法体系の根幹をなすスイス債務法（OR）第332条第1項によれば、従業員が職務の遂行中かつ契約上の義務の履行として行った発明やデザインは、特許性等の保護能力の有無にかかわらず、原始的かつ自動的に雇用主である企業に帰属します。つまり、従業員が業務として行った発明について、企業は特許を受ける権利を従業員から譲り受ける手続きを行う必要はなく、発生と同時に企業のものとなるのです。これは企業の知的財産ポートフォリオ管理を簡素化し、安定的な技術移転を可能にする重要な規定です。

参考：OR（スイス債務法）｜SR 220 現行条文（Art. 332）

職務発明に対する特別報酬の不要性と連邦最高裁判例

前述の原始的帰属に加えて、日本企業が特に留意すべき日本法との最大の違いが、職務発明に対する特別報酬の要否です。日本では職務発明を企業が承継した場合に、相当の金銭その他の経済的利益を従業員に支払うことが法律上義務付けられており、この対価を巡る訴訟が過去に頻発してきました。しかしスイス債務法のもとでは、同法第332条第1項に該当する真正な職務発明に対して、雇用主は従業員の通常の給与以外の追加的な特別報酬を支払う法的義務を一切負いません。

2012年11月6日のスイス連邦最高裁判所判決（事件番号：4A_691/2011）において、紙幣印刷機械のインクワイパーシステムおよび両面同時印刷システムに関する複数の欧州特許の発明者である従業員が、企業に対して特別報酬の支払いを求めた事案が争われました。従業員は自らの発明が企業に多大な利益をもたらしたとして追加の報酬を請求しましたが、裁判所は、これらの発明がスイス債務法第332条第1項に定める職務の遂行中かつ契約上の義務の履行としてなされた職務発明に該当することを認定した上で、職務発明については法律上通常の給与以外に特別報酬を規定する条項が存在しないとして（同条第4項の特別報酬規定は第2項の機会発明にのみ適用）、従業員の特別報酬請求を棄却しました。

この判決は、スイスにおける研究開発活動が人件費以外の知財コスト発生リスクを低減させる制度であることを示しており、スイスが精密機械や製薬分野の研究開発拠点として欧州で評価される一因となっています。

参考：BGer（スイス連邦最高裁判所）｜判例 4A_691/2011（2012年11月6日判決）

機会発明と自由発明の取り扱いと契約上の留意点

一方で、従業員が業務時間内または企業の設備を使用して行った発明であっても、それが従業員の本来の契約上の職務義務の履行とは関係のない領域でなされた発明である場合、スイス法上は機会発明として区別されます。スイス債務法第332条第2項によれば、このような機会発明に関する権利は原則として従業員本人に帰属します。ただし、雇用主は書面による事前の合意によって、機会発明を取得する権利を留保することができます。

実務上は、雇用契約書の中に機会発明の取得選択権に関する条項を組み込むことが一般的です。従業員が機会発明を行った場合、従業員は雇用主に対してその旨を書面で通知する義務を負い、雇用主は通知を受けた後6ヶ月以内に当該発明を取得するか否かを書面で回答しなければなりません。雇用主が取得を選択した場合は、職務発明とは異なり、従業員への特別報酬支払い義務が生じます。

この報酬額は、スイス債務法第332条第4項に基づき、発明の経済的価値や企業の設備の利用度合い、および従業員の社内での立場などを総合的に考慮して決定されます。したがって、スイスで雇用契約をドラフティングする際には、職務の範囲を極めて明確に定義し、無報酬で企業に帰属する職務発明と、報酬の支払い義務が生じる機会発明との境界を明確にすることが、技術移転の知財戦略上重要となります。

スイスの大学連携とスピンオフ企業を通じた技術移転スキーム

連邦工科大学における知的財産ポリシーの基本構造

チューリッヒ連邦工科大学（ETH）やローザンヌ連邦工科大学（EPFL）などの世界トップレベルの研究機関との産学連携を検討する場合、各大学が定める知的財産ポリシーと技術移転のガイドラインを把握しておく必要があります。例えば、チューリッヒ連邦工科大学の技術移転ガイドライン（RSETHZ 440.4）によれば、同大学と雇用関係にある教授・研究員および博士課程の研究助手がその業務範囲内で行った発明は、スイス連邦工科大学法第36条第1項に基づき大学に帰属すると明記されています。なお、大学と雇用関係にない学生（学部生・修士課程学生等）がその学位取得のためのプロジェクトで行った発明については、学生本人に帰属する私的発明として取り扱われます（Section 2.1.2）。大学側は「ETH transfer」と呼ばれる専門の技術移転組織を通じてこれらの特許性を評価し、大学の名義で特許出願を行います。

企業がこれらの大学と共同研究を行う場合、契約締結前に知的財産の帰属と利用条件を詳細に定めた共同研究契約書を締結することが必須となります。共同研究から生じた成果の所有権は個別の契約内容に従って決定されるため、企業側が独占的な実施権を希望する場合や自社への権利譲渡を希望する場合は、事前に大学の技術移転窓口と綿密な交渉を行う必要があります。また、EPFLにおいても「PACTT」という技術移転オフィスが同様の機能を果たしており、企業との間で秘密保持契約やライセンス契約の交渉を主導しています。

参考：チューリッヒ連邦工科大学（ETH Zurich）公式文書
・ETH Zurich（チューリッヒ連邦工科大学）｜IP帰属・収益配分規則（RSETHZ 440.4）
・ETH Zurich（チューリッヒ連邦工科大学）｜エクスプレスライセンス条件（RSETHZ 440.51）

エクスプレスライセンスとロイヤリティ設定の相場観

スイスの大学発の技術を商業化する手段として、大学の研究室からスピンオフ企業を設立し、その企業に対して大学が保有する特許をライセンス供与するというモデルが非常に盛んです。日本企業がこうしたスイスのスピンオフ企業に投資したり、技術移転を目的に買収したりする場合、その企業が大学からどのような条件でライセンスを受けているかをデューデリジェンスで確認することが重要です。

チューリッヒ連邦工科大学では、特許ライセンスの条件を透明化するため、「エクスプレスライセンス制度」という事前定義されたライセンススキームを提供しています。この制度を利用することで、ベンチャー企業は複雑な条件交渉を省略し、迅速に技術の事業化に着手できます。ガイドラインで公開されている創業者向けのロイヤリティと株式割当の相場観は、以下の通り定められています。

選択肢	大学への株式割当比率	特許のロイヤリティ料率	サブライセンス収益の分配率
オプション1	2%	2%	14%
オプション2	3%	1%	12%
オプション3	4%	0.5%	10%

これに加えて、スピンオフ企業は大学側が負担した特許費用の償還義務を負い、さらに事業化後一定期間内にロイヤリティの支払いが発生しない場合には、ライセンス契約の有効日から5年目の応当日以降、年間最低5,000スイスフランのミニマムロイヤリティの支払い義務が付加されます。日本企業がスイスで大学発ベンチャーとライセンス契約やM&Aの交渉を行う際には、こうした大学側の標準的な技術移転条件を基準として把握しておくことで、適正なバリュエーションや事業計画の立案に役立ちます。

また、大学が受け取ったライセンス収益は大学内で均等に三分され、発明者本人に3分の1が支給され、残りは研究室の追加研究費および大学の一般財源へと分配されるという分配ルールが定められています。

学生や外部研究員が関与する発明の権利帰属リスク

雇用契約を持たない学部生や修士課程の学生、あるいは企業からの客員研究員が研究プロジェクトに参画した場合、権利帰属が複雑になりやすい点に注意が必要です。チューリッヒ連邦工科大学の規則によれば、雇用関係にない学生が学位取得のためのプロジェクト等で単独で行った発明は、大学ではなく学生本人に帰属する私的発明として扱われます。企業が大学の研究室に研究資金を提供して共同開発を行っている最中に、そのような学生が重要な発明の共同発明者となった場合、企業は大学との契約だけでは当該発明の実施権を確保できなくなるリスクがあります。

このため、技術移転の実務においては、研究プロジェクトに参加する全ての学生や外部研究員との間で事前に個別の知的財産譲渡契約や秘密保持契約を締結し、発明が生じた場合にはその権利を大学または協賛企業に速やかに譲渡する旨を取り決めておくことが不可欠です。また、客員研究員を受け入れる際にも、その者の本来の所属機関との間で知的財産の帰属に関する明確な取り決めを行うことが、スイスにおける標準的なコンプライアンス管理となっています。

スイスのライセンス契約における紛争解決と倒産リスクの管理

国際仲裁条項の適用範囲と連邦最高裁判所の判例

特許ライセンス契約が終了した場合や契約不履行が発生した場合の紛争解決手段の選定は、契約書ドラフティングの重要事項の一つです。スイスは国際仲裁の地として世界的に有名であり、多国間での特許ライセンス契約においてもスイスを仲裁地とする仲裁条項が頻繁に利用されます。この点に関して、スイス連邦最高裁判所は、ライセンス契約に含まれる仲裁条項の適用範囲について重要な判断を下しています。2014年2月27日に下されたスイス連邦最高裁判所の判決（BGE 140 III 134）では、特許ライセンス契約の終了に関連して生じた特許の有効性やライセンス料の未払いに関する紛争が、契約上の仲裁条項の対象となるか否かが争われました。

裁判所は、契約の解釈にあたり、信頼原則に基づいて当事者が合理的に理解しえた意味を探求した結果、契約終了という事実が生じた後であっても、ライセンス契約の終了に直接関連する紛争については、仲裁条項の自律性原則により、契約に定められた仲裁裁判所の管轄に服すると判断しました。この判例は、スイス法を準拠法とする特許ライセンス契約において仲裁条項を規定する際、その効力が契約終了後の紛争にまで及びうることを示すものであり、ライセンス契約のドラフティングにおいて紛争解決条項をいかに明確に記述すべきかという実務的な指針を提供しています。

参考：BGer（スイス連邦最高裁判所）｜判例 BGE 140 III 134（2014年2月27日判決）

ライセンサー倒産時の保護とスイス破産法の適用

技術移転契約の実務において、ライセンサーがスイス国内の企業である場合、ライセンサーの倒産リスクからライセンシーの事業をいかに保護するかは重要な実務課題です。スイス強制執行・破産法（SchKG）に基づく倒産手続きが開始された場合、破産財団が形成されて債権者への配当に充てられます。破産管財人は原則として、倒産会社が締結していた未履行の双務契約について履行を継続するか解除するかを選択する権限を有します（SchKG Art. 211 Abs. 2）。特許ライセンス契約においてライセンサーが破産した場合、破産管財人がライセンス契約の継続を拒絶し、特許権を最も高値を提示した第三者に売却してしまうリスクが存在します。

このような事態を防ぐため、実務上のドラフティングとしては、特許法第34条第3項に基づき、特許登録簿に記載されていないライセンスは善意の特許権取得者に対して効力を持ちません。このため、ライセンスの種類（独占的・非独占的を問わず）にかかわらず、特許登録簿への登録を契約締結と同時に行うことが強く推奨されます。登録されたライセンスは第三者への特許権譲渡に対して対抗力を有します（破産管財人への対抗力については別途確認が必要です）。さらに、ソースコードなどの重要なノウハウを含む技術移転の場合には、第三者機関を利用したエスクロー契約をライセンス契約に付随させることで、ライセンサーの倒産時にライセンシーがソースコード等の利用権を自動的に取得し、自立して技術を利用し続けられるフェールセーフの仕組みを構築することが推奨されます。

参考：fedlex（スイス連邦政府法令データベース）｜SR 281.1 強制執行・破産法（SchKG）

まとめ

スイスは高い研究開発力を持つ大学機関と、柔軟で企業に親和的な法制度を兼ね備えた技術移転の拠点です。本記事で詳細に解説したように、スイスにおける特許ライセンス契約および技術移転の実務は、現地の特許法や債務法に深く根ざした独自のルールによって運用されています。とりわけ、スイス債務法第332条に基づく従業員発明の原始的帰属と、職務発明に対する特別報酬の支払いが法律上義務付けられていないという制度は、研究開発における予測不能なコストリスクを低減させるものであり、日本法と比較して企業側に大きな優位性をもたらします。

また、チューリッヒ連邦工科大学やローザンヌ連邦工科大学をはじめとするトップレベルの大学機関との共同研究やスピンオフ企業からの技術導入にあたっては、各機関が厳格に定める知的財産ポリシーやエクスプレスライセンス制度におけるロイヤリティの相場観を正確に把握し、適正な権利帰属のスキームを契約書に落とし込むことが成功の鍵となります。契約書の実務的なドラフティングにおいては、スイス特許法に基づくライセンスの特許登録簿への登録を行い、第三者対抗要件や倒産隔離機能を具備させること、そしてスイス連邦最高裁判所の判例動向を踏まえた確実な仲裁条項を設けることが必要です。これら一連の法務手続きを確実に遂行するためには、現地の法制度に精通した専門家の関与が不可欠です。

モノリス法律事務所はITおよび先端技術分野における高度な専門性を有しており、現地の法令や手続きに精通したスイスの法律事務所Araucariaと強固な提携関係を構築しています。これにより、日本のクライアントがスイスをはじめとする欧州圏で大学との共同研究契約を締結する際の交渉から、スピンオフ企業の買収に伴う知財デューデリジェンス、さらにスイス法を準拠法とする特許ライセンス契約のドラフティングに至るまで、日本とスイス双方の法制度の違いを踏まえた一貫した法的サポートを提供します。現地法律事務所との提携ネットワークを活用した知財戦略の構築について、お気軽にご相談ください。